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來(lái)源：IPRdaily（iprdaily.cn）

作者：85后代理人

原標(biāo)題：關(guān)于專利實(shí)審程序中“修改”的那些事

IPRdaily消息：專利實(shí)審程序中的重點(diǎn)之一在于權(quán)利要求的修改，如果碰到令人糾結(jié)的修改情況，該如何快速而正確地抉擇。以下，筆者分享自己在實(shí)審處理實(shí)踐中的8個(gè)經(jīng)驗(yàn)。

OA答復(fù)修改之，是否可以增加新的從權(quán)？

筆者經(jīng)驗(yàn)：完全OK。

雖然《審查指南》（第二部分第八章 5.2.1.3（4））中明確規(guī)定了不可以增加新的從權(quán)。然而，在OA答復(fù)實(shí)踐中，對(duì)于“新加入從權(quán)”的修改，審查員通常是予以接受的。

這可能是基于從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍是落入到獨(dú)權(quán)的保護(hù)范圍的前提下。即，鑒于獨(dú)權(quán)已經(jīng)確定了最大的保護(hù)范圍，而無(wú)論怎樣修改其從屬權(quán)利要求，對(duì)應(yīng)技術(shù)方案的最大保護(hù)范圍始終不會(huì)發(fā)生改變，因此這種增加從屬權(quán)利要求的修改并沒(méi)有超出原始記載的范圍，所以審查員通常是會(huì)允許這種修改的。

筆者建議：當(dāng)申請(qǐng)人在OA答復(fù)過(guò)程中存在想要增加新的從屬權(quán)利要求的需求時(shí)，不妨可以大膽地增加，以獲得期望保護(hù)的技術(shù)方案。

OA答復(fù)修改之，是否可以增加新的獨(dú)權(quán)？

筆者經(jīng)驗(yàn)：不是很樂(lè)觀，需要看情況。

不同于增加新的從權(quán)，對(duì)于增加新的獨(dú)權(quán)，審查員并不是同樣抱有寬松的態(tài)度，而是通常嚴(yán)格按照《審查指南》（第二部分第八章 5.2.1.3（3））的規(guī)定進(jìn)行。通常，是否可以得到審查員的認(rèn)可取決于新限定的技術(shù)方案是從原始權(quán)利要求中提取，還是從說(shuō)明書中重新提取。

一方面，如果新的獨(dú)立權(quán)利要求是從原始從屬權(quán)利要求的技術(shù)方案演變過(guò)來(lái)，則即使新增了一個(gè)新的獨(dú)權(quán)，但是整體權(quán)利要求所限定技術(shù)方案的保護(hù)范圍實(shí)際上沒(méi)有改變，僅僅是限定方式發(fā)生了變化。這樣的修改是可以被審查員認(rèn)可的。

另一方面，如果新的獨(dú)立權(quán)利要求是基于說(shuō)明書中的記載而重新形成的，那么通常審查員不會(huì)予以接收。由于這種修改已經(jīng)擴(kuò)大了原始權(quán)利要求所限定的保護(hù)范圍。當(dāng)一件申請(qǐng)進(jìn)入到實(shí)審階段時(shí)，其原始保護(hù)范圍已經(jīng)確定，即審查員認(rèn)為申請(qǐng)人已經(jīng)明確了該專利申請(qǐng)所要保護(hù)的技術(shù)方案及其限定的范圍，所以在OA答復(fù)中進(jìn)行擴(kuò)大范圍通常會(huì)遭到審查員的拒絕。

筆者建議：想要保護(hù)的技術(shù)方案范圍應(yīng)盡量在申請(qǐng)撰寫階段得到充分確定，并且可以考慮先把保護(hù)范圍進(jìn)行最大化的限定，以便于后期具有進(jìn)行各種修改的余地。

OA答復(fù)修改之，是否可以修改獨(dú)權(quán)/從權(quán)，使其保護(hù)范圍變大？

筆者經(jīng)驗(yàn)：同上述相同理由。

與上述增加獨(dú)立權(quán)利要求/從屬權(quán)利要求的思想是一致的。即，對(duì)于從屬權(quán)利要求的任何修改，審查員通常給予接收。然而，對(duì)于獨(dú)權(quán)，則需要考慮修改后的限定范圍。如果修改后的范圍明顯大于原始范圍，則將不被接收。

筆者建議：同上述相同建議。

OA答復(fù)修改之是否可以加入完全未被原始記載的技術(shù)內(nèi)容？

筆者經(jīng)驗(yàn)：并不是絕對(duì)不可以。

雖然《專利法》第三十三條規(guī)定了，對(duì)申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，否則被認(rèn)定為修改超范圍。

然而，在某些情況下，這種修改也是有可能得到審查員的認(rèn)可的，而非會(huì)被一概而論的否定。由于專利法規(guī)定的是不超出原始記載的范圍，而范圍有時(shí)不僅僅局限于原始記載的內(nèi)容本身，還包括記載內(nèi)容所涵蓋的隱藏范圍。所以，如果想要新加入的內(nèi)容落入在隱藏范圍內(nèi)，那么加入這些特征將完全符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。

筆者建議：當(dāng)進(jìn)入實(shí)審的申請(qǐng)文件的確存在缺陷，而導(dǎo)致不得不加入未被原始記載的內(nèi)容時(shí)，申請(qǐng)人不妨可以嘗試大膽加入這些特征來(lái)克服問(wèn)題。但是，前提在于，應(yīng)當(dāng)在意見(jiàn)陳述中清楚地分析出這些特征落入到原始公開(kāi)范圍內(nèi)的詳細(xì)理由，以有力地說(shuō)服審查員而加快審查員的認(rèn)可時(shí)間，從而加快審查進(jìn)程。

OA答復(fù)修改之是否可以增加未被記載的數(shù)值？

筆者經(jīng)驗(yàn)：完全不OK。

在中國(guó)專利審查實(shí)踐中，審查員對(duì)于涉及到數(shù)值的修改通常較為嚴(yán)格。權(quán)利要求中的修改后的數(shù)值必須是明確記載在申請(qǐng)文件中的數(shù)據(jù)并且處于原始范圍內(nèi)，而不能僅僅是被原始范圍所保護(hù)的數(shù)值（《審查指南》第二部分第八章 5.2.2.1（2））。否則，將被審查員認(rèn)為是修改超范圍而不予接收。

筆者建議：數(shù)值的修改有時(shí)會(huì)影響到一個(gè)專利申請(qǐng)的新創(chuàng)性判斷?？梢栽谏暾?qǐng)文件的撰寫階段較全面地在說(shuō)明書中記載想保護(hù)的數(shù)值范圍內(nèi)的多個(gè)代表性數(shù)值，以為后續(xù)階段提供更多的修改可能性。此外，如果涉及到試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，也可以考慮將試驗(yàn)數(shù)據(jù)列表在說(shuō)明書中，以提供更多的修改基礎(chǔ)。

OA答復(fù)修改之通知書中的未駁回權(quán)項(xiàng)是否被審查員認(rèn)定可授權(quán)？

筆者經(jīng)驗(yàn)：審查意見(jiàn)有時(shí)也可能情緒化。

這種情況直接可以確定的是，至少在當(dāng)前階段審查員是認(rèn)可未駁回權(quán)項(xiàng)的新創(chuàng)性的。當(dāng)然，在大多數(shù)的審查實(shí)踐中，在后續(xù)階段也是仍然被認(rèn)可的。但是，必須說(shuō)明的是，也同樣存在審查員在后續(xù)階段進(jìn)行了新的檢索或者有了新的判斷，而導(dǎo)致又否定了該權(quán)項(xiàng)新創(chuàng)性的可能性，只是這種可能性相對(duì)較少。

筆者建議：對(duì)于未駁回權(quán)項(xiàng)，在加速審查進(jìn)度方面，申請(qǐng)人完全可以考慮加入未駁回權(quán)項(xiàng)而解決新創(chuàng)性問(wèn)題。如果在后續(xù)審查進(jìn)程中，審查員重新駁回了該權(quán)項(xiàng)，申請(qǐng)人也可以把該權(quán)項(xiàng)重新寫回從屬權(quán)利要求，來(lái)避免無(wú)必要地縮小保護(hù)范圍。

收到“授權(quán)通知書”之后，是否還可以修改權(quán)利要求？

筆者經(jīng)驗(yàn)：已經(jīng)與審查員確認(rèn)，答案是否定的。

根據(jù)中國(guó)專利審查實(shí)踐，專利權(quán)人只有在無(wú)效程序中才有機(jī)會(huì)修改原始授權(quán)文本。也就是說(shuō)，收到“授權(quán)通知書”后，沒(méi)有可能修改權(quán)利要求。

筆者建議：如果申請(qǐng)人想在授權(quán)后進(jìn)行修改，無(wú)非是保護(hù)的技術(shù)方案不理想，或者權(quán)利要求中存在一些小的錯(cuò)誤未被更正。對(duì)于前者，只能是在前期階段做足工作來(lái)規(guī)避失誤，或者可以考慮申請(qǐng)分案來(lái)達(dá)成目的。對(duì)于后者，形式上的錯(cuò)誤即使存在，但不會(huì)影響本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)技術(shù)方案本身的理解，所以保護(hù)范圍實(shí)際上并不會(huì)收到影響。因此，即使沒(méi)有修改成功，但是不會(huì)影響后期的專利穩(wěn)定性。

申請(qǐng)被駁回之后的可執(zhí)行程序以及相應(yīng)的持續(xù)時(shí)間

筆者經(jīng)驗(yàn)：駁回之后的程序還是相當(dāng)重要的。

收到“駁回決定”之后，申請(qǐng)人可以進(jìn)行“復(fù)審請(qǐng)求”程序（可以在收到“駁回決定”后的三個(gè)月內(nèi)提交）。這之后，申請(qǐng)人通常僅具有2次修改機(jī)會(huì)，所以需要充分把握住。

第一次修改時(shí)機(jī)，提交復(fù)審請(qǐng)求時(shí)。然后，該修改方案首先經(jīng)過(guò)原審查員進(jìn)行審查（即，前置審查）。通常審查時(shí)間為1個(gè)月，如果這1個(gè)月內(nèi)沒(méi)有收到“復(fù)審決定書”，這表示原審查員沒(méi)有接收該修改方案，然后案件正式進(jìn)入復(fù)審階段，由復(fù)審委的審查員組成的合議組進(jìn)行審查。

值得一提的是，如果原審查員沒(méi)有接收這次的修改方案，那么很大的可能是合議組也不會(huì)接收，則會(huì)下發(fā)“復(fù)審?fù)ㄖ獣薄H有極少的情況下，合議組會(huì)直接撤回原審查員的駁回決定，而直接下發(fā)“撤駁”的復(fù)審決定。

第二次修改時(shí)機(jī)，提交針對(duì)“復(fù)審?fù)ㄖ獣钡拇饛?fù)時(shí)。通常，在正式進(jìn)入復(fù)審程序的0.8~1.5年之后，可以收到“復(fù)審?fù)ㄖ獣薄２⑶?，提交?fù)審答復(fù)之后的6個(gè)月左右可以收到“復(fù)審決定書”。

筆者建議：復(fù)審階段中的兩次修改尤為重要，很大程度上，最終是否可以撤回駁回決定取決于提交的修改方案。而在確定修改方案方面，更換思路是尤為重要的。即，由于先前的爭(zhēng)辯思路已經(jīng)不被審查員認(rèn)可，那么繼續(xù)按原有思路，很大概率仍然是失敗。此時(shí)，重新尋找新的區(qū)別點(diǎn)，并且將新舊區(qū)別點(diǎn)進(jìn)行結(jié)合說(shuō)明，往往可以更容易說(shuō)服審查員。因此，如果能以新的角度來(lái)修改權(quán)利要求，則會(huì)提高收到撤駁的概率。

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作者：85后代理人

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：關(guān)于專利實(shí)審程序中“修改”的那些事（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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