企業(yè)受讓商標的注意事項及風險防控措施｜石磊 何雪蓮

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“簽訂了轉(zhuǎn)讓合同≠商標權轉(zhuǎn)讓?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：石磊 何雪蓮 超凡知識產(chǎn)權服務股份有限公司

依據(jù)商標法規(guī)定，自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向國家知識產(chǎn)權局申請商標注冊。注冊商標專用權的獲得，可以是通過注冊商標權的原始取得，也可以是通過受讓取得，而商標轉(zhuǎn)讓是在最短時間內(nèi)獲得穩(wěn)定商標權利的方式，可立即投入使用。因此，越來越多的企業(yè)因自身內(nèi)部管理或品牌打造的需要，選擇辦理無償或有償商標轉(zhuǎn)讓。

在整個商標轉(zhuǎn)讓過程中，可能會出現(xiàn)因被他人撤銷、無效導致商標無效，近似商標未一并轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓人為惡意囤積商標主體等因素導致商標轉(zhuǎn)讓申請不予核準的風險，企業(yè)需要注意或考慮以下方面，避免商標轉(zhuǎn)讓事宜受阻、自身利益受損、品牌后續(xù)經(jīng)營受影響。

確定受讓商標的有效狀態(tài)及其相同近似商標的處理方式
確認商標轉(zhuǎn)讓人是否為“安全”主體
商標受讓人自身應注意的問題
關于商標轉(zhuǎn)讓的其他事項
合規(guī)使用受讓商標

一、確定受讓商標的有效狀態(tài)及其相同近似商標的處理方式

（一）確定受讓商標是否“健康”

企業(yè)受讓商標前，需要查詢確認商標的狀態(tài)，包括商標是否有效、是否正在被異議、無效宣告，以及撤三、許可、質(zhì)押、凍結等。另外還需要關心商標權利人的情況，是否在清算、注銷過程，是否被強制執(zhí)行等。最后需要了解下該商標的著作權是否在他人名下，若著作權在商標權人名下，可以溝通一并受讓，以確保權利的穩(wěn)定性。

（二）受讓商標是否有“穿連體褲”

根據(jù)《商標法》第42條第2款規(guī)定：轉(zhuǎn)讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉(zhuǎn)讓。

如果受讓商標存在近似商標，需要和商標權利人確定近似商標的處置問題（轉(zhuǎn)讓/注銷/撤回），未一并轉(zhuǎn)讓近似商標，國家知識產(chǎn)權局將下發(fā)補正通知書，要求近似商標一并轉(zhuǎn)讓，否則商標轉(zhuǎn)讓申請將會不予核準。

（三）關聯(lián)類別的相同商標問題

其他類別不近似的同名商標，雖然《商標法》未要求一并轉(zhuǎn)讓，但是從企業(yè)運營的角度來看，為防止之后的產(chǎn)品出現(xiàn)混淆，有些不近似的同名商標也需要一并轉(zhuǎn)讓。如商標權利人有29類龍蝦（非活）、31類龍蝦（活的）同名商標，如果只轉(zhuǎn)讓一個29類商標，則在之后的商業(yè)運作中，兩個公司的產(chǎn)品很容易讓消費者產(chǎn)生混淆。

二、確認商標轉(zhuǎn)讓人是否為“安全”主體

（一）了解轉(zhuǎn)讓人經(jīng)營狀態(tài)

查詢商標轉(zhuǎn)讓人狀態(tài)是否穩(wěn)定，如公司是否注銷、吊銷，是否在清算、注銷過程，是否被強制執(zhí)行等。

（二）了解轉(zhuǎn)讓人是否有權處置該商標

受讓人需要了解轉(zhuǎn)讓人是否有權處置該注冊商標，了解對方是不是該商標權利人，如果不是權利人的話，有沒有權利人許可全權辦理該商標轉(zhuǎn)讓的聲明。

（三）轉(zhuǎn)讓人是否涉嫌惡意囤積

國家知識產(chǎn)權局嚴厲打擊商標惡意注冊申請及囤積行為，若轉(zhuǎn)讓人累計申請商標數(shù)量較多，且累計轉(zhuǎn)讓商標較多、受讓人較為分散，國家知識產(chǎn)權局會認為該轉(zhuǎn)讓人涉嫌囤積商標轉(zhuǎn)讓牟利，具有不良影響，若不能提供轉(zhuǎn)讓商標的使用證據(jù)或使用意圖的，轉(zhuǎn)讓將不予核準。

（四）轉(zhuǎn)讓主體是否進行過變更

轉(zhuǎn)讓人變更過企業(yè)名義/地址，且未辦理商標注冊人名義/地址變更申請的，需要先把企業(yè)名下注冊商標進行變更申請，再辦理指定商標的轉(zhuǎn)讓申請。

三、商標受讓人應注意的問題

（一）明確受讓人主體名義

明確商標的受讓主體（公司名義、法人代表名下、集團名義等），避免法律風險、多次轉(zhuǎn)讓等問題。

（二）受讓的商標應覆蓋企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)的商品/服務項目

根據(jù)《商標法》第56條：注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。如果受讓商標的商品/服務項目與企業(yè)的產(chǎn)品或服務差異較大，受讓的商標權將無法保護自身產(chǎn)品。

四、關于商標轉(zhuǎn)讓的其他事項

（一）辦理公證

雖然現(xiàn)在商標轉(zhuǎn)讓不強制要求申請人遞交公證書，但在審查過程中若認為商標轉(zhuǎn)讓存在問題（如轉(zhuǎn)讓人遞交了不是真實意愿轉(zhuǎn)讓的情況書），國家知識產(chǎn)權局會下發(fā)補正通知書，要求轉(zhuǎn)/受讓人共同遞交同意轉(zhuǎn)讓的公證書。另，從降低轉(zhuǎn)讓風險、預防民事糾紛、保護雙方合法權益的角度來看，公證書也是必不可少的。

（二）風險承擔約定

在商標轉(zhuǎn)讓過程中，商標依然會面臨異議、無效宣告、撤三的問題，關于商標轉(zhuǎn)讓過程中的商標權失效風險可在合同中約定相應風險由哪方承擔。

（三）辦理轉(zhuǎn)讓商標申請的所需材料及審查周期

申請所需材料：

1.轉(zhuǎn)讓方/受讓方雙方蓋章或簽字的申請書；
2.轉(zhuǎn)讓方/受讓方雙方蓋章或簽字的主體資格；
3.雙方蓋章或簽字的同意轉(zhuǎn)讓證明。
注：公證書不是商標轉(zhuǎn)讓的必要材料

審查流程周期：5個月左右（視商標局實際審查情況而定）

五、合規(guī)使用受讓商標

企業(yè)受讓獲得商標權后，還需注意規(guī)范使用商標，規(guī)范使用商標圖樣、核定使用的商品項目（和商標注冊證一致）。如果企業(yè)需要將商標許可給他人使用，許可起始日應從商標轉(zhuǎn)讓核準日之后起算，商標權截止日前結束。企業(yè)在使用商標過程中，應注意保留好銷售合同及對應發(fā)票等使用證據(jù)，預防后期商標被撤銷。

最后，簽訂了轉(zhuǎn)讓合同≠商標權轉(zhuǎn)讓。如果企業(yè)因自身經(jīng)營需要有償或無償受讓商標，與商標注冊人簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，應及時辦理商標轉(zhuǎn)讓申請，才能避免面臨無形資產(chǎn)的巨額損失，或面臨繁瑣的訴訟程序浪費不必要的精力。

（原標題：石磊 何雪蓮｜企業(yè)受讓商標的注意事項及風險防控措施）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：石磊 何雪蓮 超凡知識產(chǎn)權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)受讓商標的注意事項及風險防控措施｜石磊 何雪蓮（點擊標題查看原文）

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