外觀設(shè)計專利中商標(biāo)的字音、字義區(qū)別不能作為侵權(quán)判定的依據(jù)

阿耐8個月前

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“本文以西鳳酒和太白酒包裝瓶外觀設(shè)計侵權(quán)糾紛案為例，就外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定中文字、數(shù)字對外觀設(shè)計保護范圍確定進行解讀?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王建雄茍紅東

前言 >>

國家知識產(chǎn)權(quán)局印發(fā)的《專利侵權(quán)糾紛行政裁決辦案指南》（國知發(fā)寶字〔2019〕57號）明確規(guī)定，在外觀設(shè)計侵權(quán)判定過程中：“外觀設(shè)計中的文字和數(shù)字的字音、字義不屬于外觀設(shè)計專利保護的內(nèi)容，在確定外觀設(shè)計專利保護范圍時，僅將其作為圖案考慮”。此項規(guī)定意味著在外觀設(shè)計侵權(quán)判定時，文字及數(shù)字（包含商標(biāo)、生產(chǎn)廠商等）的字音、字義本身的讀音、含義不得影響且干擾外觀設(shè)計侵權(quán)的判定過程及結(jié)果，字音、字義最多僅以圖案形式作為考慮的因素而已。

但在專利侵權(quán)判定實踐過程中，往往存在將文字商標(biāo)的字音、字義作為外觀設(shè)計侵權(quán)判定的依據(jù)和參考，認為不會引起混淆，使得字音、字義本身的讀音、含義直接干擾了外觀設(shè)計侵權(quán)判定結(jié)果，導(dǎo)致外觀設(shè)計專利形同虛設(shè)。

筆者作為知識產(chǎn)權(quán)行政機關(guān)工作人員，參與處理了一件涉及上述爭議問題的外觀設(shè)計侵權(quán)糾紛行政裁決和行政訴訟案，人民法院在一審判決時將外觀設(shè)計圖案這商標(biāo)的文字讀音和含義作為外觀設(shè)計侵權(quán)判定的依據(jù)，撤銷了知識產(chǎn)權(quán)管理部門作出的行政裁決。最高人民法院經(jīng)過二審，判決撤銷一審法院的判決，確保了專利權(quán)人的合法權(quán)益。

該案近期入選國家知識產(chǎn)權(quán)局2023年度專利行政保護典型案例，并進入公眾網(wǎng)絡(luò)投票環(huán)節(jié)，最終得票率為7.37%，得票數(shù)位列全國第三名，說明了該案具有較高關(guān)注度。本文以此案為例就外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定中文字、數(shù)字對外觀設(shè)計保護范圍確定進行解讀。

一、案情介紹

請求人陜西西鳳酒股份有限公司于2019年4月5日已獲名稱為包裝瓶（西鳳酒1915）外觀設(shè)計專利權(quán)，至2020年10月案發(fā)時，涉案專利合法有效。請求人稱被請求人陜西太白酒業(yè)有限責(zé)任公司未經(jīng)專利權(quán)人授權(quán)許可，2020年起以生產(chǎn)經(jīng)營為目的，制造、銷售了與涉案專利包裝瓶（西鳳酒1915）非常相似的太白酒（原藏）包裝瓶，涉嫌構(gòu)成外觀設(shè)計專利侵權(quán)。請求人于2020年10月21日向?qū)氹u市知識產(chǎn)權(quán)局提出專利侵權(quán)糾紛處理申請，寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局按照程序進行了立案。

寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局調(diào)查取證后，于2020年12月8日，按照法定程序就該案組織口審。仔細對比涉案專利和涉案產(chǎn)品外觀設(shè)計，同時將二者商標(biāo)及生產(chǎn)廠商文字的字音、字義以圖案形式進行了考慮，最終寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局做出行政裁決：涉案專利和涉案產(chǎn)品屬于相似設(shè)計，陜西太白酒業(yè)有限責(zé)任公司構(gòu)成實質(zhì)性專利侵權(quán)。

被請求人陜西太白酒業(yè)有限責(zé)任公司不服行政裁決結(jié)果，2021年1月將寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局作為被告訴訟至西安中級人民法院，陜西西鳳酒股份有限公司以第三人身份參加一審。西安中院于2021年3月31作出一審判決：一般消費者在購買白酒時，特別是購買名酒時，更關(guān)注的是產(chǎn)品品牌和生產(chǎn)廠商的知名度，一般消費中從二者的商標(biāo)文字字義及生產(chǎn)廠商，很容易區(qū)分，不會造成混淆，且酒瓶設(shè)計空間本身很小，因此，不宜認定陜西太白酒業(yè)有限責(zé)任公司構(gòu)成侵權(quán)，判決寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局?jǐn)≡V，并撤銷相應(yīng)的行政處理決定。

陜西西鳳酒股份有限公司不服一審判決，2021年7月將該案上訴至最高人民法院，歷時近2年的審理，最高人民法院于2023年4月20日作出終審判決：撤銷一審判決，維持寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局作出的行政裁決。

二、爭議焦點問題各方觀點

本案經(jīng)行政處理，人民法院一審和最高人民法院二審終審，歷時2年零6個月，整個案件處理過程中，核心爭議的焦點是：酒瓶上商標(biāo)（分別為西風(fēng)和太白）字音、字義能否作為外觀設(shè)計侵權(quán)的依據(jù)和參考？

1.寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局觀點：外觀設(shè)計的三要素為形狀、圖案和色彩，外觀設(shè)計的保護內(nèi)容只能是上述三要素或其結(jié)合。在外觀設(shè)計侵權(quán)判定時，應(yīng)當(dāng)立足外觀設(shè)計的三要素，按照“整體觀察、綜合判斷”原則進行侵權(quán)判定，文字和數(shù)字的字音、字義不能干擾和影響外觀設(shè)計的侵權(quán)判斷，文字和數(shù)字的字音、字義差異最多以圖片形式作為考慮因素。

本案中，涉案專利包裝瓶（西鳳酒1915）和涉案產(chǎn)品太白酒（原藏）包裝瓶，從形狀上看，都是“塔”型形狀，非常相似；從色彩上看，都是大紅瓶，顏色一致；從圖案上，圖案的布局均為“工”字形，區(qū)別僅在于瓶頸和瓶底花紋的細微差別，涉案專利瓶頸繪制為鳳凰圖案，涉案產(chǎn)品瓶頸繪制了似龍似鳳的圖案，對于在中國文化里，龍鳳都是吉祥的象征，往往同時出現(xiàn)，很容易由“鳳”聯(lián)想到“龍”，屬于慣常的置換設(shè)計，構(gòu)成近似；涉案專利瓶底花紋由金絲帶由◇和△規(guī)律排列組成，涉案產(chǎn)品瓶底花紋由△規(guī)律排列組成，二者盡管有寬窄不同，但寬窄差異不大，二者的瓶底設(shè)計屬于慣常的置換設(shè)計，構(gòu)成近似。

包裝瓶文字商標(biāo)雖有區(qū)別，涉案專利為“西鳳酒”字樣，涉案產(chǎn)品為“太白酒”字樣，但是二者文字字體、顏色和大小均相近，圖案布局位置幾乎一致，屬于近似設(shè)計。

同時在行政處理過程中，被請求人陜西太白酒業(yè)有限責(zé)任公司也承認二者設(shè)計大同小異。寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局認定，盡管一般消費者從二者商標(biāo)文字字義能做出區(qū)分，但是文字商標(biāo)的字音、字義不能干擾和影響外觀設(shè)計的侵權(quán)判定，按照“整體觀察、綜合判斷”原則，涉案專利和涉案產(chǎn)品構(gòu)成近似設(shè)計，認定被請求人陜西太白酒業(yè)有限責(zé)任公司構(gòu)成侵權(quán)并作出停止侵權(quán)的處理決定。

2.一審法院觀點：認同寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于在“外觀設(shè)計侵權(quán)判定時，應(yīng)按照整體觀察、綜合判斷原則”的觀點，但是本案中外觀設(shè)計的文字和數(shù)字的字音、字義差異（筆者注：西鳳酒1915、太白酒原藏及生產(chǎn)廠商的差異），僅從瓶身的“太白酒”、“西鳳酒”（筆者注：字音、字樣差異），就足以讓購買或使用該產(chǎn)品的消費者區(qū)別，整體視覺效果既不相同也不近似。因此，被請求人陜西太白酒業(yè)有限責(zé)任公司不構(gòu)成侵權(quán)。

3.最高人民法院終審判決觀點：最高人民法院認為判斷被訴侵權(quán)設(shè)計是否落入外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍，應(yīng)當(dāng)以外觀設(shè)計是否相同或者近似為標(biāo)準(zhǔn)，而非以一般消費者是否會對商品來源產(chǎn)生混淆為標(biāo)準(zhǔn)，商品的知名度以及外觀設(shè)計中的文字含義等因素，均不會對外觀設(shè)計是否相同或者近似產(chǎn)生影響，不應(yīng)作為判斷外觀設(shè)計侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)。本案中瓶身的整體形狀和顏色是一般消費者最容易直接觀察的部分，故該設(shè)計特征對整體視覺效果具有顯著影響，同時相應(yīng)地減少了圖案（筆者注：商標(biāo)文字及廠商信息）的差別對整體視覺效果的影響。以一般消費者的知識水平和認知能力，對涉案包裝瓶專利設(shè)計與被訴侵權(quán)包裝瓶設(shè)計進行“整體觀察、綜合判斷”后可知，兩設(shè)計中對整體視覺效果更有顯著影響的部分（筆者注：指瓶身和顏色）無實質(zhì)性差異，故涉案包裝瓶專利設(shè)計與被訴侵權(quán)包裝瓶設(shè)計構(gòu)成近似的外觀設(shè)計。

三、結(jié)論

最高人民法院實質(zhì)上支持了寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于本案外觀設(shè)計侵權(quán)判定的觀點，商標(biāo)的區(qū)別不應(yīng)該作為外觀設(shè)計侵權(quán)判斷的考慮因素，即外觀設(shè)計中文字和數(shù)字的字音、字義不能干擾和影響侵權(quán)判斷，文字和數(shù)字的字音、字義差異最多以圖片形式作為考慮因素時，對整體視覺效果無顯著影響。

四、案件啟示

為了更加深刻理解上述規(guī)定，可以參考專利審查指南（2023版）中關(guān)于外觀設(shè)計授權(quán)方面的規(guī)定，比如第一部分第三章中7.4 不授予外觀設(shè)計專利權(quán)的情形，包括“（8）文字和數(shù)字的字音、字義不屬于外觀設(shè)計保護的內(nèi)容”。結(jié)合這一規(guī)定，既然文字和數(shù)字的字音、字義不屬于外觀設(shè)計保護的內(nèi)容，那么在侵權(quán)判定中自然不應(yīng)該考慮這些因素。

辦案人員應(yīng)當(dāng)努力排除外觀設(shè)計中文字和數(shù)字的字音、字義對侵權(quán)判定的干擾和影響，最多只能將文字和數(shù)字看作是圖案的一部分，如果按照商標(biāo)區(qū)別商品來源思維出發(fā)，很可能得出不會混淆的結(jié)論，從而作出完全錯誤的專利侵權(quán)處理結(jié)果，將導(dǎo)致真正的專利權(quán)人的合法權(quán)益無法得到保護。

附件：

1.涉案外觀設(shè)計專利（圖）與涉案產(chǎn)品（圖）

2.最高院終審判決書（2021）最高法知行終 728 號（部分）

附件1：

（編者注：因拍攝的光線角度問題，導(dǎo)致瓶身字體顏色有差異，實際上，二者顏色幾乎一致）

附件2：

最高院針對本案的終審判決書

（2021）最高法知行終 728 號

最高院針對本案的終審判決書（P22）

最高院針對本案的終審判決書（P25）

最高院針對本案的終審判決書（P26）

（原標(biāo)題：外觀設(shè)計專利中商標(biāo)的字音、字義區(qū)別不能作為侵權(quán)判定的依據(jù)——以西鳳酒和太白酒包裝瓶外觀設(shè)計侵權(quán)糾紛案為例）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王建雄茍紅東

編輯：IPRdaily辛夷校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：外觀設(shè)計專利中商標(biāo)的字音、字義區(qū)別不能作為侵權(quán)判定的依據(jù)（點擊標(biāo)題查看原文）

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