從「SFC商標案」看，「未注冊有影響商標」的保護

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作者：袁博  同濟大學

原標題：從“SFC商標案”看“未注冊有影響商標”的保護

所謂“未注冊商標”，是指未經(jīng)商標局核準注冊，但是已經(jīng)在市場上實際使用，具備顯著性，并可以引導消費者認知商品來源的商業(yè)標識?，F(xiàn)行《商標法》第三條規(guī)定，經(jīng)商標局核準注冊的商標為注冊商標，商標注冊人享有商標專用權(quán)，受法律保護。換言之，只有“注冊商標”才能受到《商標法》全面、系統(tǒng)的保護；《商標法》雖然并不排斥對未注冊商標的保護，但是相對于注冊商標，在保護范圍、保護強度上都相對減弱。

盡管如此，事實上市場上存在著大量的未注冊商標，這是為什么呢？原因是復雜的：有的是因為小企業(yè)對商標保護的必要性缺乏應有認識；有的是因為企業(yè)不了解商標注冊流程，誤認為商標注冊需要花費較大成本；有的是因為企業(yè)忙于生產(chǎn)經(jīng)營，沒有時間和精力進行品牌維護；有的是因為企業(yè)并不打算長期使用某個固定的商標，而是不定期的地推出新的子品牌，不愿意在同一個商標上投資過多。正是因為這一原因，當某個企業(yè)在先使用的未注冊商標被他人注冊時，反而存在著被起訴侵權(quán)的風險。

例如，2014年，春回大地公司提出“SFC”商標的注冊申請，經(jīng)核準，該商標核定使用服務(wù)項目為第41類（錄像帶發(fā)行、娛樂、配音等）。2016年，春回大地公司發(fā)現(xiàn)上影公司未經(jīng)其許可在經(jīng)營活動中使用“SFC”標識，遂以商標侵權(quán)為由訴至法院。上影公司辯稱，“SFC”系其英文企業(yè)名稱的簡稱，在涉案商標申請日前，上影公司已將“SFC”作為企業(yè)簡稱及商標進行使用，具有一定影響且持續(xù)至今。一審法院認為，上影公司在涉案商標申請日前，已經(jīng)在經(jīng)營活動中大量使用了“SFC”商標，且經(jīng)營規(guī)模較大，具有了較高的知名度，為相關(guān)公眾所知悉。據(jù)此，一審法院判決駁回原告訴請。一審判決后，春回大地公司提起上訴。二審法院判決駁回上訴，維持原判。[1]

該案中，上影公司之所以得以勝訴，原因在于現(xiàn)行《商標法》的第五十九條第三款規(guī)定，“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識”。不難看出，盡管商標法以“注冊在先”為商標保護的原則，但是為了尊重那些“使用在先”并積累了一定商譽的商標，仍為其預留了繼續(xù)使用的空間，從而實現(xiàn)商標注冊人和在先使用人之間動態(tài)的利益平衡。但是，這一使用豁免不是沒有條件的。

首先，必須證明商標達到“一定影響”，即在某一區(qū)域內(nèi)為相關(guān)領(lǐng)域的消費者所熟知，但不要求達到“馳名”的程度；

其次，盡管可以繼續(xù)使用，但是限于原商標使用范圍，并且要應注冊商標專用權(quán)人的要求附加適當區(qū)別標識。從“在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用”，可以看出商標法對于在先使用商標的限制，從另一個意義上來說，也可以看出商標法對于未注冊商標的某種“隱性懲罰”。由此可見，及早注冊商標，仍然是企業(yè)商業(yè)競爭的優(yōu)勢策略。

值得一提的是，如果企業(yè)在先使用的商標不足以達到“有一定影響”，又得知其商標被他人在同類商品或服務(wù)項目上被注冊時，應該怎么辦呢？對此，企業(yè)可以嘗試從《著作權(quán)法》中獲得幫助?！渡虡朔ā返谌l規(guī)定，“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”，而著作權(quán)正是一種典型的“在先權(quán)利”。

因此，對于那些缺乏足夠知名度的未注冊商標而言，如果企業(yè)能證明商標圖文組合設(shè)計系自己原創(chuàng)并具備足夠的獨創(chuàng)性，就可以主張未注冊商標同時還構(gòu)成作品，從而通過著作權(quán)來阻止其他企業(yè)在商品或者服務(wù)上使用。這種方法，就是近年來出現(xiàn)的一種新的商標保護策略——“商標版權(quán)化”。此類維權(quán)方法在很多案件中得到了行政機關(guān)和司法機關(guān)的認可。

但是，如前文所述，對于企業(yè)而言，最為妥善的維權(quán)方法，仍然是早日將自己經(jīng)營的品牌申請注冊為商標，這樣才能獲得更為周全的保護。

注釋：

[1]陳穎穎、劉靜：“電影票上使用“SFC”侵權(quán)了？法院：上影公司在先善意使用”，載“上海知產(chǎn)法院”微信公眾號。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：袁博  同濟大學

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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