【以案說(shuō)法】專利申請(qǐng)權(quán)確權(quán)之訴對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)救濟(jì)的局限

IPR Daily，全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)新媒體

426.cn，60萬(wàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)人的上網(wǎng)首頁(yè)

#文章僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)#

作者：張愛(ài)國(guó)  西北政法大學(xué)副教授、法學(xué)博士

來(lái)源：IPRdaily

投稿原標(biāo)題：專利申請(qǐng)權(quán)確權(quán)之訴對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)救濟(jì)的局限——以三起特殊專利申請(qǐng)權(quán)糾紛案為例

通常情況下，專利申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬糾紛至少應(yīng)當(dāng)有兩個(gè)要件構(gòu)成：其一，專利申請(qǐng)權(quán)有效存在；其二，原被告對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)都主張所有（或至少共有）從而產(chǎn)生爭(zhēng)議。

基本案情簡(jiǎn)介

2015年11月原告國(guó)核寶鈦鋯業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)核寶鈦公司）向西安市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱西安中院）起訴稱其是海綿鋯表面鈣、鎂、鈉分析方法和鋯及鋯合金鉀、鋰、鈹含量分析方法技術(shù)秘密的持有人，被告西部新鋯核材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱西部新鋯公司）、王某（應(yīng)當(dāng)事人的要求，此文中自然人用化名）未經(jīng)許可將涉案技術(shù)方案申請(qǐng)專利，要求法院判令第201510145142.1、第201510145481.X、201510145177.5等三件中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)的專利申請(qǐng)權(quán)歸屬原告，并承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用和合理花費(fèi)。

被告西部新鋯公司和王某抗辯稱，原告所主張的技術(shù)方案并非技術(shù)秘密而是公知技術(shù)，況且被告西部新鋯公司作為專利申請(qǐng)人經(jīng)國(guó)家專利局核準(zhǔn)已經(jīng)撤回了上述三項(xiàng)專利申請(qǐng)。經(jīng)查明，王某曾在原告處任檢測(cè)工一職，2014年底辭職加入被告西部新鋯公司，2015年3月被告西部新鋯公司提交了上述三項(xiàng)專利申請(qǐng)，同年6月這些專利申請(qǐng)被專利局公開(kāi)，王某是這三項(xiàng)專利申請(qǐng)的主要發(fā)明人之一。

在得知上述三項(xiàng)專利申請(qǐng)公開(kāi)的事實(shí)后，2015年7月原告國(guó)核寶鈦公司委托律師向被告西部新鋯公司發(fā)去律師函，要求停止商業(yè)秘密侵權(quán)并無(wú)償轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)權(quán)，西部新鋯公司一方面堅(jiān)決否認(rèn)從事了侵犯商業(yè)秘密的行為，另一方面于2015年8月向國(guó)家專利局申請(qǐng)撤回了如上所有的專利申請(qǐng)。

案件事實(shí)描述到這里，可能不少讀者已經(jīng)產(chǎn)生主觀傾向，這不就是典型的技術(shù)秘密侵權(quán)的案情套路嗎？原職工跳槽到新單位，利用原單位技術(shù)在新單位申請(qǐng)專利，后被原單位得知，在接到律師函后新單位懾于“東窗事發(fā)”撤回了專利。然而，實(shí)際的案情遠(yuǎn)非這些讀者的想象，鑒于一方面否構(gòu)成技術(shù)秘密侵權(quán)這不是本文探討的主題，另一方面涉嫌技術(shù)秘密的案件即將進(jìn)入二審，在沒(méi)有終審判決之前不適宜發(fā)表任何評(píng)論。因此，是否構(gòu)成技術(shù)秘密侵權(quán)筆者將另行撰文。
    

在原告起訴一個(gè)月之后即2015年12月，西安中院以裁定的方式駁回了原告在這三起專利申請(qǐng)案件的全部訴訟請(qǐng)求。[ （2015）西中民四初字第00565、00568、00569號(hào)民事裁定書。]西安中院認(rèn)為，由于被告西部新鋯公司撤回了專利申請(qǐng)，原告國(guó)核寶鈦與被告已經(jīng)不存在涉案專利申請(qǐng)權(quán)的權(quán)屬糾紛，因此原告的起訴不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第119條的規(guī)定，故裁定駁回起訴。2016年5月，陜西省高級(jí)人民法院駁回了原告上訴、維持原判。[ （2016）陜西省高級(jí)人民法院第112、113、114號(hào)民事裁定書。]

專利申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬糾紛對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)救濟(jì)的局限

根據(jù)最高人民法院關(guān)于民事案件案由的規(guī)定，一般而言對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)的救濟(jì)應(yīng)當(dāng)通過(guò)專利申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬糾紛解決。專利申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬糾紛按照民事訴訟法的基本原理，應(yīng)當(dāng)屬于確認(rèn)之訴，即原告請(qǐng)求法院確認(rèn)其與被告之間是否存在某種法律關(guān)系的訴，目的僅在于消除當(dāng)事人之間的爭(zhēng)議；該項(xiàng)法律關(guān)系的存在與否構(gòu)成本訴的核心而不是前提。通常情況下，專利申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬糾紛至少應(yīng)當(dāng)有兩個(gè)要件構(gòu)成：其一，專利申請(qǐng)權(quán)有效存在；其二，原被告對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)都主張所有（或至少共有）從而產(chǎn)生爭(zhēng)議。就本案而言，就已經(jīng)公開(kāi)并被撤回的專利申請(qǐng)權(quán)是否依然有效存在？原被告是否都主張?jiān)搶＠暾?qǐng)權(quán)？

原告主張涉案專利申請(qǐng)權(quán)依然有效存在，理由是優(yōu)先權(quán)還存在。

我國(guó)《專利法》第29條第2款規(guī)定“申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。”原告認(rèn)為，這意味著被告西部新鋯公司自涉案專利的申請(qǐng)日（2015年3月30日）起一年之內(nèi)重新以涉案發(fā)明專利的優(yōu)先權(quán)為基礎(chǔ)提出與該發(fā)明專利所涉技術(shù)相同的專利申請(qǐng)，且該新申請(qǐng)的專利不會(huì)因?yàn)橹暗某坊匦袨槎鴨适路f性;因此，由于專利申請(qǐng)制度中優(yōu)先權(quán)的存在，該案的專利優(yōu)先權(quán)依然存在。

誠(chéng)然，理論上專利申請(qǐng)的撤回并不意味著相應(yīng)優(yōu)先權(quán)的滅失，但是原告此處犯了一個(gè)邏輯推演上的錯(cuò)誤：主張優(yōu)先權(quán)必須有優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)的事實(shí)，然而本案中的西部新鋯公司從未也不打算主張優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)對(duì)于西部新鋯公司只是一種理論上的可能而不是事實(shí)上的存在。以一個(gè)事實(shí)上不存在的優(yōu)先權(quán)來(lái)反推已經(jīng)撤回的專利申請(qǐng)權(quán)的存在這在邏輯上很難自洽。另外，被告西部新鋯公司撤銷專利申請(qǐng)的行為表明其對(duì)涉案專利申請(qǐng)權(quán)已經(jīng)放棄主張，至于原告是否主張涉案專利申請(qǐng)權(quán)已與被告無(wú)關(guān)。

因此，本案中原告選擇以專利申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬糾紛作為救濟(jì)渠道是選錯(cuò)了訴由。

對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)救濟(jì)的另一種思路

原告提出專利申請(qǐng)之訴的根本目之一在于確認(rèn)涉案的技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)歸屬問(wèn)題。要解決此問(wèn)題，法律從來(lái)沒(méi)有限定只能通過(guò)確認(rèn)專利申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬之訴來(lái)實(shí)現(xiàn)，完全可以通過(guò)其它途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)，如給付之訴即要求被告停止侵犯其“技術(shù)秘密”，事實(shí)上原告也同時(shí)提起了侵犯技術(shù)秘密之訴。如果原告的訴訟請(qǐng)求在侵犯技術(shù)秘密之訴中得到法院生效判決的支持，那么法院必然要認(rèn)定涉案技術(shù)方案為原告所有，屆時(shí)原告可以憑借該生效判決向國(guó)家專利局要求還原其為真正專利申請(qǐng)人的法律地位，即便被告曾經(jīng)撤回其專利申請(qǐng)。

我國(guó)《專利審查指南》第一部分第一章6.6有關(guān)“撤回專利申請(qǐng)聲明”規(guī)定：“申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由不得要求撤銷撤回專利申請(qǐng)的聲明；但在申請(qǐng)權(quán)非真正擁有人惡意撤回專利申請(qǐng)后，申請(qǐng)權(quán)真正擁有人（應(yīng)當(dāng)提交生效的法律文書來(lái)證明）可要求撤銷撤回專利申請(qǐng)的聲明?！?/p>

最后，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)地是給付之訴并非是對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)通常救濟(jì)手段，只是由于本案的特殊案情才使得專利申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬糾紛的確認(rèn)之訴變得不合時(shí)宜。

來(lái)源：IPRdaily

作者：張愛(ài)國(guó)  西北政法大學(xué)副教授、法學(xué)博士

編輯：IPRdaily 彭瑩

【推薦】

30位頂尖投資人，50個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目，10萬(wàn)人矚目的又一場(chǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)界重大賽事

【知識(shí)產(chǎn)權(quán)人必用】最權(quán)威、最專業(yè)、最常用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)官方網(wǎng)站大全

【獨(dú)家】中國(guó)企業(yè)專利評(píng)估現(xiàn)狀調(diào)查

國(guó)泰君安證券：下一個(gè)風(fēng)口，知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)市場(chǎng)
專利代理人就不能有夢(mèng)想嗎？