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“將他人肖像或形象作為商標注冊和使用應當取得授權和許可，否則將放任公眾可能產生的錯誤認知，不正當地獲取因名人效應產生的經濟收益和市場聲譽?！?/b>
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：齊寶鑫
2025年4月24日，北京市高級人民法院發(fā)布2024年度知識產權司法保護十大案例和商標授權確權司法保護十大案例，其中“涉‘李小龍形象’商標具有欺騙性案”入選2024年度商標授權確權司法保護十大案例（詳見北京高院2025年4月22日北京法院知識產權司法服務保障首都高質量發(fā)展新聞發(fā)布會）。根據北京高院發(fā)布內容，該案典型意義在于“本案為判斷將人物形象作為商標申請注冊是否具有欺騙性的典型案例。將他人肖像或形象作為商標注冊和使用應當取得授權和許可，否則將放任公眾可能產生的錯誤認知，不正當地獲取因名人效應產生的經濟收益和市場聲譽。本案進一步明確了商標法第十條第一款第七項的適用條件及判斷標準，對于雖使用時間較長但具有欺騙性的注冊商標亮明司法態(tài)度，樹立了良好的商標注冊導向”。
本案歷經國家知識產權局、北京知識產權法院、北京市高級人民法院的審理，真功夫公司注冊的近似李小龍形象圖形商標被終局宣告無效。
一、案情簡介
真功夫公司（系列商標申請人之合稱）未經授權，于2004年起先后注冊近似李小龍形象的“
”（舊圖形）及“
”（新圖形）相關商標，易使公眾誤認為其服務與李小龍存在關聯，違反有關法律法規(guī)。李小龍文化信息咨詢（上海）有限責任公司（下稱“李小龍公司”）對包含上述圖形的系列商標（其中，“”（舊圖形）33件商標，“”（新圖形）21件商標）提起無效宣告請求。經審理國家知識產權局于2022年8月針對包含“”（舊圖形）商標的無效宣告請求作出首批裁定，于2023年2月針對包含“”（新圖形）商標的無效宣告請求作出首個裁定，均認定爭議商標與李小龍的肖像及經典動作幾近相同，作為商標使用在核定服務上，易使消費者對服務的來源等特點產生誤認，構成商標法第十條第一款第七項所指情形，裁定宣告爭議商標無效。
真功夫公司不服，向北京知識產權法院起訴國家知識產權局，李小龍文化信息咨詢（上海）有限責任公司作為第三人參加訴訟。2024年6月，北京知識產權法院經審理后作出判決，駁回原告真功夫公司的訴訟請求。真功夫公司不服，向北京市高級人民法院繼續(xù)提起上訴，2024年10月，北京市高級人民法院經審理后作出終審判決，駁回上訴，維持原判。
目前真功夫公司注冊的包含“”（舊圖形）的33件商標均已被終局確認無效，包含“”（新圖形）的20件商標已全部被國家知識產權局宣告無效（其中1件已由北京市高級人民法院終審判決終局確認無效，其余仍在審理程序中）。
據悉，李小龍文化信息咨詢（上海）有限責任公司為李小龍先生之女李某凝開設并擔任法定代表人。
二、裁判要點
以入選的第6295470號“
”商標權無效宣告請求行政糾紛案件為例，庭審過程中，北京知識產權法院對真功夫餐飲公司（原告）主張的訴訟理由均進行了逐一審理，核心裁判要點如下：
（1）關于訴爭商標是否違反商標法第十條第一款第七項的規(guī)定
原告主張訴爭商標“未進行夸大宣傳”，“并未對其指定使用商品或者服務的質量等特點作出超過固有程度的表示”。北京知識產權法院認為：“對于具有欺騙性但表現形式并非夸大宣傳的標志，適用2001年商標法第十條第一款第七項進行規(guī)制并無不當”，“基于訴爭商標構成要素與李小龍經典形象高度近似，公眾容易誤認為標記有訴爭商標的服務與李小龍存在特定聯系，而公眾將訴爭商標與李小龍之間建立聯系亦符合商標權人的預設和預期。鑒于訴爭商標的注冊和使用未經李小龍或相關有權主體許可，故訴爭商標就其服務來源與李小龍的關系作出了與事實不符的表示，具有欺騙性，容易導致公眾對服務的來源、內容等特點產生誤認，違反了2001年商標法第十條第一款第七項的規(guī)定”。
（2）關于訴爭商標使用時間較長故不具有欺騙性的主張
“原告主張訴爭商標經過長期使用已經與‘真功夫’品牌建立了穩(wěn)定的對應關系，消費者能夠區(qū)分商品和服務的來源，不會受到誤導，訴爭商標不帶有欺騙性”。北京知識產權法院認為：“將他人肖像或形象作為商標注冊和使用應當取得授權和許可，這是法治社會的應有之意。2013年商標法和2019年商標法中均明確規(guī)定，申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。即便2001年商標法中沒有前述條款，誠實信用原則作為民商事活動的基本原則，亦應予以遵守和遵循。前已述及，在立法部門編寫的法律釋義中已經指出，2001年商標法第十條第一款第七項的規(guī)定體現了使用商標標志必須遵循誠實信用的原則。李小龍是著名的華人功夫影星，雖然已經去世，但仍具有相當程度的影響力。原告自2004年1月8日首次申請注冊與李小龍形象有關的商標以來，長期使用并大量注冊與李小龍形象有關的商標，未有證據證明其曾尋求獲得相關主體的授權。原告在明知訴爭商標指向李小龍的形象，且應知注冊和使用訴爭商標應當取得授權和許可的情況下，未經許可長期使用訴爭商標，放任公眾可能產生的對于原告提供的服務與李小龍存在關聯關系的錯誤認知，獲得名人效應對消費者的可能吸引力而形成的經濟收益和市場聲譽，存在明顯的主觀過錯。由于訴爭商標與李小龍形象之間的近似性是客觀事實，訴爭商標無法通過使用區(qū)隔其與李小龍形象之間的聯系，避免公眾誤認的有效途徑是不使用。因此，雖然訴爭商標使用較長時間且注冊已超過五年，亦難以認為其克服了存續(xù)的障礙，宣告訴爭商標無效并不存在嚴重利益失衡”。
（3）關于其對訴爭商標形象享有著作權故有權自主使用并注冊商標的主張
“原告主張訴爭商標形象屬于受我國著作權法保護的美術作品，原告對訴爭商標形象享有著作權，有權自主使用并將其作為商標注冊”。北京知識產權法院認為：“首先，著作權法保護的是作品中具有獨創(chuàng)性的表達，而欺騙性條款考察的是標志的含義，原告對訴爭商標標志是否享有著作權不影響該標志是否具有欺騙性的判定。其次，無論訴爭商標標志中的形象是否屬于原告享有著作權的美術作品，作為著作權人，所享有的是阻止他人未經許可實施著作權法所規(guī)制的某種行為的權利，但著作權人對其作品是否能夠利用及其利用形式受其他權利邊界及社會規(guī)范的影響。本案中，基于李小龍的極高知名度，訴爭商標形象設計者具有接觸到李小龍形象的可能性。并且，如前所述，訴爭商標形象設計者及本案原告亦認可訴爭商標形象在創(chuàng)作之時參考了李小龍的經典形象。訴爭商標所具有的獨創(chuàng)性程度及其反映的與李小龍經典形象的有限差別，并不足以使得相關公眾不再將訴爭商標與李小龍產生聯想。原告相關主張缺乏事實及法律依據，本院不予支持”。
北京市高級人民法院二審審理過程中，亦認定：“訴爭商標由文字‘Kungfu’及人物半身圖形構成，李小龍是著名華人功夫影星、一代武術宗師、知名的中國功夫全球推廣者，被譽為‘功夫之王’，在訴爭商標申請注冊日前，李小龍已是家喻戶曉的公眾人物，具有極高的知名度和廣泛的影響力。綜合考慮李小龍文化公司提交的調查問卷統(tǒng)計結果等證據，結合社會公眾和消費者的通常認知，訴爭商標使用在核定使用服務上，公眾容易由訴爭商標中與李小龍經典形象相近的人物半身圖這一構成元素聯想到李小龍，進而誤認為相關服務來源與李小龍存在特定聯系。并且，李小龍文化公司提交的圖書節(jié)選等證據表明訴爭商標形象的設計者在其撰寫的著作中多次提及‘李小龍’‘功夫龍’，并稱為其搶占了一個最好的形象資源，通過功夫龍的形象傳遞出真功夫品牌核心價值，以給消費者留下過目不忘的深刻印象。除訴爭商標外，真功夫餐飲公司另注冊有幾十枚與李小龍形象有關的商標。真功夫餐飲公司在一審庭審中明確認可其品牌形象在創(chuàng)作時參考了李小龍形象。據此可推定，真功夫餐飲公司主觀上具有放任相關公眾對服務來源產生混淆或誤認的故意。綜合考慮上述因素，一審判決及被訴裁定認定訴爭商標違反了2001年商標法第十條第一款第七項的規(guī)定，并無不當。真功夫餐飲公司的相關上訴理由缺乏事實和法律依據，本院不予支持。2001年商標法第十條第一款第七項屬于絕對禁用條款。如前所述，訴爭商標違反了 2001年商標法第十條第一款第七項的規(guī)定，訴爭商標的申請注冊不具有合法性。訴爭商標的后續(xù)宣傳使用情況及知名度不屬于審查訴爭商標是否應予維持注冊的考量因素。因此，真功夫餐飲公司的相關上訴主張不能成立，本院不予支持”。
三、案件難點
本案為典型的將他人肖像或形象作為商標注冊和使用的案件。如何建立訴爭商標與李小龍形象的對應關系、還原真功夫公司的主觀意圖、呈現社會公眾和消費者的認知情況，為本案的主要難點。回溯本案，就前述難點的突破，可謂從各個維度搜集了大量的證據予以證明。具體而言：
首先，從訴爭商標的標志本身出發(fā)，李小龍公司將訴爭商標所用李小龍形象的圖片進行了精準化的鎖定，并收集了大量與李小龍相關的知名度證據，以證明在訴爭商標申請注冊日前，李小龍是家喻戶曉的公眾人物，直至今日仍被世人以不同形式緬懷和紀念，李小龍與其在電影中的經典動作、形象形成了較為固定的對應關系，具有極高的知名度和廣泛的影響力，以及鮮明的個人特征。訴爭商標可清晰地反映李小龍在其電影中經典形象的面部特征、身體形態(tài)及手勢動作等個人特征，在整體動作、構圖元素等上高度相同，具有明確的指向性和可辨認性。
其次，李小龍公司整理了一系列法院的生效判決、商評委的在先決定、新聞報道、真功夫公司及其法定代表人自2004年起申請注冊的大量與“李小龍”相關的商標，不同經營場所使用的李小龍不同的經典形象，以及訴爭商標形象的設計者撰寫的著作，以證明從主觀意圖角度，真功夫公司應知曉訴爭商標使用的是李小龍的形象，主觀惡意明顯。
再者，李小龍公司為證明訴爭商標在視覺效果上與李小龍經典形象高度近似，相關公眾極易認為訴爭商標與李小龍或其繼承人存在一定的關聯性，從而對服務來源產生混淆或誤認，進行了線下四個城市和線上超過3000份的調查問卷統(tǒng)計，就“看到訴爭商標首先想到誰”，以及“因什么原因想到”進行了調查。
最后，李小龍公司又梳理了合計近80份的商標局和商評委的在先決定及法院的生效判決，用以證明在未經相關權利人許可的情況下，使用李小龍經典形象或姓名申請注冊商標，違反了《商標法》第十條第一款第七項和第八項的規(guī)定，應被宣告無效。
由此，法院也基本采信了李小龍公司提交的證據，駁回真功夫公司訴訟請求，維持了國家知識產權局關于真功夫公司注冊的34件近似李小龍形象圖形商標的“爭議商標予以無效宣告”的裁定。本案的勝利，不僅成功捍衛(wèi)了李小龍形象的商標權益，也如北京高院所述關于本案的典型意義，明確了商標法第十條第一款第七項的適用條件及判斷標準，亮明了法院對于雖使用時間較長但具有欺騙性的注冊商標的司法態(tài)度，樹立了良好的商標注冊導向。
齊寶鑫作者專欄
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（原標題：2024年度商標授權確權司法保護十大案例解讀：涉“李小龍形象”圖形商標無效宣告案）
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：齊寶鑫博士
編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：2024年度商標授權確權司法保護十大案例解讀：涉“李小龍形象”圖形商標無效宣告案（點擊標題查看原文）
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